七年一役!

已更新:2021年4月8日

基律科技智財有限公司美國律師

審查委員與專利律師之間溝通困難的問題,到底有多嚴重?對於解決溝通困難的問題,電詢到底有多大的功效?

2016年,我收到一個陳年的專利申請案,申請日是2010年。我花了很長的時間,仔細研究PAIR裡長達六年落落長的資料。第一次的駁回處分是在2012年發出,我接手時,是第五次,始終無法克服的爭議是新穎性和進步性,無論律師如何答辯,都無法糾正審查委員的錯誤認知,始終認為申請的發明與前案沒有任何差異。

2013年,在收到第三次的駁回處分後,申請人曾要求電詢。通常在電詢後,會由審查委員製作電詢摘要(interview summary),提供電詢時討論的重點和結論,供律師參考。然而根據PAIR裡的資料,針對該次電詢,律師和審查委員先後分別提出電詢摘要。對於電詢時律師提出發明與前案的差異,雙方的看法似乎有一點落差,審查委員答應考慮,律師則認為關鍵是如何修改申請項的文字以反映出差異。

仔細研讀專利說明書以及所有的駁回處分和、答辨書後,可以確定問題確實出在審查委員,但要改變四年多根深柢固的錯誤認知,則是難上加難。此外,為了要讓委員看到差異,律師每次提出答辯時,都修正獨立項,答辯的內容也隨之略作調整。經過四次的修正和答辯,已經有點走偏了,不但與前案之差異的核心有點模糊,連申請的發明究竟為何,都有點前後不一。在第五次的駁回處分書中,甚至還搞出語意不清的112駁回處分。

專利申請的過程,就像打仗,要想打一場勝仗,要有致勝的戰略。觀諸本案的發展,立刻電詢不會有任何的效果,必須先清理戰場,再一次修改獨立項,不但要破解語意不清的問題,還要還原發明的真正面貌,突顯與前案的差異。再者,面對審查委員根深柢固的錯誤,只是電詢未必有用,必須做好上訴的準備。

對於這種已經拖了六年的老案,審查委員的駁回處分書,常常是把舊的處分書拿出來剪貼一下,然後再針對修改後的申請項,根據根深柢固的錯誤認知稍微著墨一番。不出所料,以清理戰場為主要目的的答辯書,提出後不到一個月,就收到審查委員老調重談的第六次駁回處分。

戰場清理完畢後,接下來登場的便是電詢。

為了使電詢發揮溝通的效果,通常審查委員會要求專利律師準備書面的“interview agenda”。除非有禁反言的考量,即使審查委員不要求,比較認真的律師也會主動準備agenda,因為電詢通常不會超過30分鐘,有了agenda,才能掌握溝通的重點和方向,讓委員針對所要討論的爭點預做準備,使討論聚焦,避免浪費時間的雞同鴨講。

本案因為已經拖了六年,爭點變得有點模糊,為了使討論聚焦,在準備agenda時,透過清理戰場確認和釐清的發明、與前案的差異、委員的錯誤認知和駁回的理由,是非常重要的基礎。此外,由於本案的問題是無論律師如何答辯都無法匡正委員的錯誤認知,在準備agenda時,沒有禁反言的問題,最大的挑戰是如何把過去無法透過答辯呈現的發明特色以及與前案的差異,甚至是委員的錯誤認知,一目瞭然的呈現出來。

溝通必須是雙向的,才能愈溝愈通。在電詢時,一方面要協助委員認識發明、看到與前案的差異,一方面要注意傾聽,才能更精準的掌握委員的想法和盲點之所在,對症下藥,甚至可以請委員提供克服駁回處分的建議。電詢最好的結果是立即化解爭議、達成克服駁回處分的協議。然而即使無法達成協議,透過電詢可以進一步清理戰場,更精準的掌握委員的錯誤與盲點,為下一次的答辯或上訴做準備。精心準備的agenda和直搗問題核心的聚焦溝通,絕對可以讓溝通的效果遠遠超過書面答辯。

本案的審查委員,是有三十年以上經驗的老委員,人還蠻和善的。電詢一開始,便依老賣老的告訴我,根據他的長年經驗,實在看不到核准本案的可能性。我則客氣的告訴他,雖然沒有三十年的經驗,但看法卻正好相反,認為本案早就該核准下來,並直言不誨的告訴他不排除上訴的可能。他還真客氣,告訴我或許我是對的。在電詢結束前,我拜託他在製作電詢摘要時,按照agenda的重點和討論的內容,一一摘述理由,尤其是與他的錯誤認知有關、雙方有歧見的部分,務必清楚的表明他的認知和立場,做為書面答辯和未來上訴的根據。

在收到電詢摘要後,我開始準備答辯書,甚至修改圖說以呈現發明的特色及其與前案的差異,然而不到一個月,就收到他的第七次駁回處分。看了內容,我完全可以理解Andrew Schroeder的挫折感與憤怒。

不過,和Schroeder的反應不同,我壓抑住自己的憤怒,仔細的比對七次的駁回處分書和答辯書,找到一個始自2012年第一次駁回處分書便存在、七次答辯都無法匡正、任何人都很容易便能看出的錯誤。由於錯誤太明顯,且上訴不但貴且曠日費時,我認為最好是在上訴前利用電詢再搏一次。在準備agenda時,不但標出七次駁回處分書中出現錯誤的頁碼和行碼,還想盡辦法用最簡單、最一目瞭然的方式呈現錯誤,甚至不惜用「七年無法匡正的錯誤」當作標題,以電郵寄給委員並要求電詢。為了施加壓力,我還打電話給委員的supervisor,告訴她用昂貴且曠日費時的上訴來解決這種明顯且嚴重的錯誤,對申請人非常的不公平,且毫不隱藏我的強大挫敗感。

電詢時,由於supervisor 已經與委員溝通過,且證據確鑿、指證歷歷,這位老油條立即承認錯誤,但還是耍賴的說申請項的文字不夠精準,未能清楚呈現出差異。當天其實我還有另一個電詢,但為了避免夜長夢多,我請他容我立即提出二到三個修正版本給他挑,直到他滿意為止。到底是老油條,律師都把梯子搬來了,哪裡還有不下的理由?透過電郵他立刻選了一個,然後通知我等他的核准通知。

七年一役!拜電詢之惠,在我接手後不到一年,這個七年老案終於拿到了專利,畫下圓滿的句點。

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