當發明人也不知道自己的發明該如何闡述時

已更新:11月2日

基律科技智財有限公司美國律師

在我經手的案件中,一些透過電詢釐清爭議、取得專利的案件是拖了好幾年的老案,而且是半路接手,必須先認識申請的發明究竟為何,才能找出無法克服駁回處分的癥結所在,判斷是否有取得專利的可能。然而,透過專利說明書認識發明這檔事,未必如大家想像的容易。

因為是複代理人,我都是與工程師聯絡,很少接觸到發明人。但有一個案件,發明人是位氣質非常高雅的中年女性,讓我印像非常的深刻。在接到她的發明申請案時,已經換了好幾位律師。反覆研讀專利說明書後,發現申請項和專利說明書所描述的發明,其實是有差異的,且發明究竟為何,也不是很清楚。經過一番推敲,最後按照我的認知修正申請項,然而修正後的申請項是否正確的反映發明,說實在的,我並不是很有把握,工程師於是建議一起去見發明人,當面確認。

這位氣質高雅的女發明人,是位大忙人,但非常重視這個專利,特別擠出一個鐘頭的時間與我們見面。結果我們只花了五分鐘,因為不是由她向我解釋她的發明,而是由我說明她的發明給她聴,看看我講的對不對。聽了我大約五分鐘的說明,她很激動的抓著我的手臂,對我說:田律師,終於有人瞭解我的發明了,我好高興哦!離開的時候,她問我若有好消息,可否直接傳信息給她。一個月後,核准通知下來,我傳訊息給她,她傳回來說,如果我在她的面前,她一定要給我一個大大的hug。

然而,並不是每個案件都這麼幸運。另一個令人印象深刻的案件,是專利還沒有拿到,但是已經簽了跨國的licensing 契約,可見是個很有價值的發明。然而我反覆研讀專利說明書,怎麼也看不出任何值得拿到專利的發明特色。由於該案換過事務所,專利說明書的起草人已不可考,與工程師商量後,剩下的唯一辦法,就是請這位住在中部的發明人親自來趟台北,當場溝通清楚。

見面時,我告訴發明人,他的發明都能賣了,一定有可取之處,但是我實在是看不出任何端倪,請他幫助我認識他的專利。這位發明人是從事實務工作的人,既沒有非常顯赫的學歷,也沒有非常高深的學問,是位謙遜、寡言,甚至有點木訥的老實人,對於發明究竟為何,他也不知要從何說起。我們對峙了很久,繞了很多圈子,可惜毫無進展。他不願放棄,我也看不出任何放棄的理由,耗了很久,最後我建議他試著描述他是如何靈光乍現,想出這個發明的。在他的述說過程中,終於讓我抓到一些蛛絲馬跡,經過反覆的確認,總算找到他的發明精髓和特色。

對於一個當面與發明人溝通,都要千辛萬苦才能掌握到精髓和特色的發明,要透過文字、圖說讓審查委員瞭解,實在不是一件簡單的事,而且即使有電詢這個利器,若沒有好的策略,也未必能討到任何便宜。幾經討論、商量,最後的戰略是在約面談時,不但告訴審查委員該案已經簽了跨國的licensing契約,並且會寄一個影片給他看,讓他見識一下該項發明的驚人功效,把電詢的重點鎖在專利志在必得,唯一的問題是如何修正申請項以正確呈現發明和克服前案。

這個案子在電詢後九天收到審查委員的電詢摘要,十天後提出答辯書,二個星期後收到核准通知,又是一個完美的句點。

另外一個搞不清楚發明到底是什麼東東的案件,是被101大地震掃到的案件。在準備專利說明書時,101的專利適格性尚未掀起軒然大波,工程師在撰寫說明書時,比較強調抽象的數學公式,至於如何應用數學公式,有交待,但著墨不多。收到駁回處分書後,為了要克服101,只能將重心轉到公式的應用上,但如何應用,看來看去也看不出什麼苗頭。

此案和上個案件不同,要找發明人當面溝通並不容易,因為他不但不在國內,還聯絡困難,因此在收到駁回處分後,拖了一段時間,直到神通廣大的工程師不知道透過什麼管道發現發明人要回國過春節,才約好春節前來辦公室坐一下。

這個專利案對發明人十分重要,因為他已經簽了許多的產品合約,靠的都是這個發明,因此專利志在必得。剛開始,當然還是由我來說明我認識的發明,無以為繼的時候,由他接手,幫助我認識他的發明。由於放棄不是選項之一,我們也對峙很久,我提出許多問題請他回答,有些問題他要想很久才答得出來,甚至壓力大到必須中途叫停,到樓下抽根煙、舒解一下,才能再回來繼續搏鬥。

由於當時101的爭議還很大,發明人又胸有成竹,雖然只是第一次駁回處分,發明人還是決定進行面詢。該案的審查委員,是一位年青、經驗不太足、有點主觀,卻又非常和善的韓國人。電詢時,他已經看過我建議修正的申請項,自認已經瞭解該項發明,雖然我想做一些解釋,但他心意已決,不太讓我講。掛掉電話後,我有點悵然,覺得沒有達到溝通的目的。

八天後,收到他的電詢摘要,證明他根本不瞭解這項發明。思索很久後,我請工程師繪圖,用最簡單易懂的方式,呈現應用數學公式和機器設備提供所要之功能的機制,然後再跟他約第二次電詢。由於工程師繪的圖真的很好懂,這次他終於耐下心來仔細聽我解說,不過結論是他還要問一下他的supervisor。幾天後,我又打電話給他,問他最後的決定為何,得到一個有點暗淡的綠燈。在提出答辯書後,過了二個多月,終於收到核准通知。

在專利申請的過程中,原則上都是透過文字、圖說來呈現所要申請的發明。然而不論是文字或圖說,甚至是文字加圖說,都還是有其限制性,往往無法忠實的呈現發明的原貌或精髓。律師和律師的立場一致,一位律師看另一位律師撰寫的專利說明書,都未必能充分瞭解申請的發明究竟是什麼東東,更何況立場不同的審查委員?由此可見在專利申請過程中電詢的重要性,也可以理解USPTO為什麼如此大力鼓勵電詢。

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